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商標許可、續展
獨占許可使用商標權爭執案例
來源:嘉興眾信 發布時間:08-13 瀏覽次數:

   本案糾紛發生在涉案商標的商標注冊人與獨占許可使用權人之間,雙方對系爭商標均享有一定權利,但因商標注冊人的法律意識淡薄,未正當合法地行使商標權,以致于和獨占許可使用權人之間的權利產生沖突,引發本案的商標侵權糾紛。本案糾紛的處理,對商標注冊人在經營活動中應當如何規范地行使商標權利,具有一定的警示作用。

【案例簡介】

2005年1月,蜻蜓圖形原商標注冊人朱國麗與遠東集團簽訂了一份《商標使用許可合同》,合同約定:朱國麗將蜻蜓圖形商標許可遠東集團在中國大陸獨占性使用,商品范圍為褲類系列,使用期從2005年3月2日起至2008年3月1日,使用費每年10萬元,如朱國麗違約,除了退回遠東集團所交的許可使用費外,還必須給付違約金50萬元等。但該合同簽名處并非朱國麗本人的簽字,而是由商標代理機構喬治亞公司代簽,并由該公司代收了當年的商標使用費10萬元。該合同于同年5月19日經國家商標局備案登記。

同年3月1日,朱國麗與喬治亞公司簽訂合同,約定蜻蜒圖形商標的委托許可事宜。合同約定的委托期間為從次日起的三年,費用為每年5萬元,朱國麗不可經營帶有相同或相似商標的商品,合同只適用委托許可給遠東集團做男士休閑褲。朱國麗確認,在該合同訂立之前,其曾口頭委托喬治亞公司對外許可商標使用。

同年8月28日,朱國麗將蜻蜓圖形商標以人民幣52萬元轉讓給池興隆,轉讓合同中還記載,朱國麗已許可在西褲上使用,2005年3月1日至2008年2月28日的許可費由朱國麗收入。之后,池興隆又將該商標轉讓給其擔任法定代表人的豐尚公司,豐尚公司現為涉案蜻蜒圖形商標的所有人。

2006年2月19日,豐尚公司將系爭蜻蜒圖形商標許可案外人大洪服裝廠使用在第25類男休閑褲、西褲商品上,范圍為云南地區,許可使用期限自2006年2月19日起至2008年2月18日止,第一年代理費20,000元,第二年代理費24,000元。

原告遠東集團訴稱,朱國麗將遠東集團擁有獨占性許可使用權的系爭商標轉讓給豐尚公司,豐尚公司明知遠東集團享有獨占許可使用權仍許可他人使用該商標。被告朱國麗與豐尚公司構成侵權,應承擔連帶賠償責任。遠東集團訴請判令兩被告停止侵權行為,在《人民法院報》上賠禮道歉、消除影響,賠償遠東集團損失70萬元。

被告朱國麗辯稱,其許可遠東集團獨占使用商標的同時轉讓商標并無過錯,而且在轉讓商標時,其已明確告知受讓人許可第三方使用系爭商標的事實,許可合同經國家商標局備案,故豐尚公司在授權時負有審查與管理義務。

被告豐尚公司辯稱,豐尚公司只知道朱國麗將系爭商標許可給他人使用,但不知道許可給誰以及許可的性質,故遠東集團無權提起訴訟。如構成侵權,豐尚公司的獲利額為20,000元,賠償應以此為限。

【審判結論】

一審判決:

一、被告豐尚公司立即停止侵犯原告遠東集團

1286105號商標在褲類商品范圍內享有獨占許可使用權的行為(期限2008年3月1日止);二、被告豐尚公司向原告遠東集團賠償經濟損失人民幣20,000元;三、原告遠東集團的其余訴訟請求不予支持。

 

一審判決后,各方當事人均未上訴。

【評析意見】

本案是一起特殊的商標侵權糾紛,涉案蜻蜓圖形商標的獨占許可使用人訴稱該商標的前任與現任所有權人侵犯其商標權。商標所有人是否構成侵權、為何產生侵權,以下就相關問題作一評析。

一、原告遠東集團是否有權提起商標侵權之訴。

遠東集團依據兩份合同,即遠東集團與商標代理機構喬治亞公司簽訂的《商標使用許可合同》、朱國麗與喬治亞公司簽訂的《客戶商標委托合同》,證明其為權利人主張侵權賠償。在訴訟過程中,因上述兩份合同約定的內容不同,雙方當事人對遠東集團享有的權利性質與權利范圍產生爭議。

由于界定原告對涉案商標是否享有獨占許可使用權,是確立原告訴訟地位的關鍵,故本院首先依據兩份合同的內容就這一問題作出認定。依據后一份《客戶商標委托合同》中約定的“商標注冊人將注冊商標僅許可一個被許可人使用,商標注冊人依約定不得使用該注冊商標”這一條款,比照最高院的商標法司法解釋中對商標許可使用三種類型的定義,本院據此認定遠東集團對系爭商標取得了獨占使用許可權。其次,對于許可使用的商品范圍,在《商標使用許可合同》中約定為褲子,《客戶商標委托合同》約定的是男士休閑褲,兩者約定的范圍有不同之處。鑒于朱國麗在與喬治亞公司簽訂合同前曾有口頭委托,但又未明確授權范圍,本院認定喬治亞公司有權全權代表朱國麗向遠東集團授權。同時,《商標使用許可合同》及其備案申請的日期早于《客戶商標委托合同》簽訂時間,朱國麗有審查義務,如果朱國麗將許可使用商品的范圍縮小應將該意思表示告知遠東集團,但遠東集團不知該情況,故遠東集團不受后一合同的范圍限制。因此本院認為,遠東集團對蜻蜓圖形商標在褲類商品范圍內、在中國大陸區域范圍內享有三年的獨占使用許可權。遠東集團作為獨占使用許可合同的被許可人,當其在被許可使用的商品范圍內所享有的獨占使用許可權受到侵害時,其有權向人民法院提起訴訟。

二、朱國麗將涉案商標轉讓給豐尚公司,豐尚公司又將涉案商標許可他人使用的行為是否有過錯。

朱國麗作為蜻蜓圖形商標的原商標注冊人,其有權依法處分自己所享有的注冊商標專用權。朱國麗授權遠東集團獨占使用商標時,雙方未約定不得轉讓商標,故朱國麗轉讓商標的行為并無不當。但朱國麗在轉讓商標過程中存在過錯,其雖在轉讓合同中告知受讓人其已許可他人將商標使用在西褲上,許可費(2005年3月1日至2008年2月28日)由其收入,但該條合同記載的事項過于簡略且信息有誤:1、未將商標使用許可的三種類型即獨占使用許可、排他使用許可或普通使用許可明確區分。2、告訴受讓人許可的商品是西褲,與前兩份合同約定的商品范圍都不同。3、許可期間的起止日期與前兩份合同也略有不同。上述許可類型、商品范圍與期間的約定屬于商標許可使用合同的基本要素,朱國麗在商標轉讓時理應將真實情況告知受讓人,從而保障商標受讓人與商標被許可人的合法權益,但朱國麗卻或遺漏或將錯誤的信息傳遞給受讓人,其顯然有過錯。

豐尚公司是涉案商標的現持有人,盡管朱國麗在轉讓商標時有疏忽,但豐尚公司作為商標所有人也沒有對商標盡到應有的管理職責。其完全可以通過商標局查詢許可備案情況,也可向轉讓人進一步詢問以明確授權許可的范圍,但其未作進一步查證,并貿然許可第三方在同一商品范圍內使用該商標,顯然也有過錯。

三、朱國麗與豐尚公司是否共同侵犯了遠東集團的商標權利,是否應當共同承擔侵權之責。

如上所述,朱國麗轉讓商標以及豐尚公司許可他人使用商標的行為,均有過錯,而且從表面上看,兩方在轉讓、授權過程中的過錯與遠東集團遭受侵權的損害結果似乎都具有一定的關聯性,那么朱國麗與豐尚公司是否都構成侵權并應共同承擔侵權責任。

我院經審理后認為,朱國麗與豐尚公司的行為不屬于共同侵權。首先,盡管朱國麗在轉讓商標過程中因合同約定不明有過錯,但其轉讓商標這一行為本身既不違法亦不構成侵權,朱國麗與豐尚公司之間沒有共同侵犯遠東集團享有的商標權的主觀故意。其次,從客觀上而言,朱國麗在轉讓合同中的過錯系直接侵害了豐尚公司對涉案商標的知情權,并未直接侵害遠東集團的權利,不會直接導致侵權行為的發生。豐尚公司在取得商標專用權之后就成為商標所有人,故其應當全面了解涉案商標的相關情況。現豐尚公司疏于管理自己的商標,并貿然向第三方授權,其行為直接導致了本案糾紛的發生。因此,豐尚公司應對本案的侵權事實負責,向遠東集團承擔侵權責任,朱國麗與豐尚公司之間不構成共同侵權,不負連帶侵權責任。同時,由于朱國麗轉讓商標過程中有過錯,豐尚公司可依據雙方的合同關系另行向朱國麗追究責任。

四、本案的啟示

本案糾紛盡管通過判決已得到解決,但通過審理本案也發現了一些問題。首先,國內企業的商標意識亟待提高。隨著商品經濟的發展,商標作為產品與服務的標記,其本身所具備的價值與功能已得到了我國國內經營者的不斷重視。但是,在經歷盲目仿冒他人商標到自創商標品牌的過程中,許多國內企業對何為商標、如何用法律手段正確規范地使用與保護商標等商標意識還是顯得比較薄弱。就本案而言,朱國麗與遠東集團之間通過授權方式共同分享商標利益原本是件好事,商標所有人將其一部分商標權授權給他人使用直接獲取經濟收益,被許可方則利用取得的商標獨占許可使用權從市場贏得回報。在共享權利之后,許可人與被許可人都應在各自的權利范圍內從事商標活動,而不能越界侵犯對方的權利。但在本案中,朱國麗與豐尚公司作為先后的商標所有權人忽視了商標獨占許可使用權人應當享有的權利,豐尚公司擅自處分應由他人行使的權利,從而造成商標權人侵權的現象。其次,商標管理部門應加強商標管理中的社會公示效果。在本案中,被告朱國麗將蜻蜒圖形商標授權遠東集團獨占許可使用的合同經國家商標局登記備案,國家商標局在作登記備案的同時發出公告以作公示。但是,該公告內容過于簡單,僅公示了商標的注冊證號、許可人與被許可人的名稱,并未涉及許可的商品范圍與許可類型等內容,這使得除了商標所有人與被許可人之外的其他社會公眾很難從中獲取商標許可使用狀況的完整信息,這不僅削弱了作為公告向社會公示的作用與效果,也不利于保護善意第三方的利益。

     

 

 

 

 

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